马德里注册

探索全球商标保护:发现适合您的马德里体系!

商标国际注册马德里体系使品牌所有者能够通过单一程序、一种语言和一套费用在不同成员国申请和维持商标保护。尽管保护级别可能不同,并且存在一些缺陷,但对于希望在多个国际司法管辖区注册其商标权的品牌所有者来说,这是一种简单且经济高效的途径。

该体系由世界知识产权组织(WIPO)在瑞士日内瓦集中管理,允许品牌所有者通过单一程序、一种语言和一套费用指定最多110个成员国,覆盖126个国家(截至2022年3月27日,包括牙买加),实现成本节省高达40%。

申请流程概述

申请国际注册(IR)必须基于一个成员国的初次商标申请,例如欧盟或英国的商标申请或注册。申请人可以选择在提出国家申请的同时或之后的任何时间提交IR申请(但如果要请求优先权,则应在六个月内进行)。

与国家申请一样,品牌所有者需要明确指定商标涵盖的商品和服务类别,同时还需要指定感兴趣的领土。所有管理和维护工作都由产权组织集中处理,但每个指定国家都将产生一个以其自身权利为基础的商标,就像国家商标申请一样。

马德里体系的优点

对于具有国际影响力的公司,马德里体系提供了许多重要的优势,包括:

  • 简化的归档流程有助于节省成本;
  • 所有管理工作都得到简化并集中在归档、注册、更新和维护上;
  • 所有申请和沟通均可使用申请人选择的语言(英语、法语或西班牙语)进行;
  • 无需在每个指定国家任命当地代表;
  • 无需繁琐的文件手续,例如授权书(尽管某些司法管辖区仍可能需要声明);
  • 国际商标的地理保护可以随时延长,因此可以在新的商业利益出现时添加;
  • 有一个有限的、固定的审查期:12个月或18个月。如果商标局没有提出异议,则申请将自动获得保护;
  • 如果国家商标局没有提出异议,也没有第三方提出异议,则无需在该国指定当地代表。

欧盟后续指定IR可能是保护欧盟商标的理想方式,特别是如果预计只有欧盟的部分国家会提出异议。IR系统允许将欧盟指定转换为不受异议影响的国家的国家指定,并且通常被认为比直接提交欧洲商标(EUTM)申请转换为国家申请更为简便。

IR系统的劣势

尽管马德里体系提供了一种简化的程序和相应的权利保护,但它也存在一些复杂性和脆弱性。具体来说:

IR申请必须基于“家庭”备案,例如国家或EUTM申请或注册。国际申请在IR注册后的五年内依赖于国内申请,如果国内申请被放弃或取消,国际注册也将自动取消,这称为“中心攻击”。虽然可以将受到集中攻击的IR注册转换回国家申请,但这会消除使用该系统节省的所有成本。

由于产权组织体系不会规避当地商标法,因此第三方可能会在特定国家提出异议。这意味着即使商标已在本国司法管辖区被接受,也不总是能在IR申请中的每个国家/地区被接受。

答复审查意见的截止日期可能非常短,任命代理人并及时提交答复可能是一项挑战,例如,在中国,最后期限通常少于两周。

处理申请所需的时间也可能有很大差异。在某些司法管辖区,注册通常需要一到两年的时间,比国家申请通常更快,但对于一些指定国家,如美国和欧盟等,时间可能会大大延长。

该系统未涵盖一些司法管辖区,具体成员国名单可在WIPO网站上找到。在一些国家,尤其是非洲大陆,国家法律尚未更新以承认国际注册制度,这可能会导致执行问题。

马德里体系是否适合您?

对于在全球范围内运营的公司,特别关注主要的海外市场,如中国、印度、日本和美国。IR系统可以发挥关键作用,使公司能够在签署了马德里议定书的国家经济有效地注册商标权。然而,如果品牌所有者希望在指定国家/地区获得所需的保护。

建议在开始申请流程之前考虑以下事项:

  • 指定多少个国家?根据所需国家/地区的不同,提交国家申请可能更便宜或更容易。
  • 商标在各个国家的使用方式是否相同?可以在一定程度上限制各个国家/地区的商品/服务以避免已知的异议。
  • 哪些国家将被指定?考虑到一些国家对国际关系权利的态度,采取灵活的注册策略可能更为明智。
  • 对于英国脱欧后,在IR申请中指定欧盟时将不再涵盖英国,因此英国申请人或企业将仅限于以英国权利为基础提出任何新的国际申请。

中国:

中国商标局将每个指定类别分成不同的小类系统。在给定的子类中注册的商标将仅在该子类中有效,对其他子类的项目无效,即使它们属于相同的尼斯分类系统下的同一类别。

不允许注册第35类的“零售服务”。

审查程序完成后,指定将获得保护,但申请人将不会收到注册证书。如果品牌所有者需要在中国提起诉讼,可能会面临问题,因为他们需要申请补充证书,这可能需要额外费用,并且可能需要长达六个月的时间才能获得。

巴西、古巴和日本:

指定费用分为两部分,一旦确定申请可以受到保护,就需要支付第二部分。未能在规定期限内支付第二部分费用的,将导致指定被取消。

古巴的费用取决于注册的基础。例如,如果IR基于EUTM,则需要支付这两项费用,但如果基于比荷卢经济联盟(BX)注册,则无需支付这两项费用。

新加坡:

马德里申请中的每个类别都会被分配一个单独的本地号码。

巴西、爱沙尼亚、印度、纳米比亚和菲律宾:

如果这些国家/地区在加入IR(马德里)系统后提交IR,则只能将其添加到现有的IR中。

巴西、墨西哥、土耳其和加拿大:

这些司法管辖区的知识产权局不再通过国际商标体系向商标持有人发出驳回通知。因此,与主动监控应用程序的知识产权服务提供商合作非常重要,以便在适当的时间采取行动。

充分利用该系统:

尽管注册方面存在这些挑战和不一致,IR流程仍然是在多个国际司法管辖区获取商标权的重要、有效且备受推崇的系统。作为强有力的商标注册策略的一部分,它使品牌所有者能够经济有效地在某些地区获得保护,尽管他们可能还需要通过国家注册来支持某些具有挑战性的司法管辖区的保护。

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